Les types de propriété intellectuelle

Les Etats-Unis sont partie à de nombreuses conventions internationales sur la protection de la propriété intellectuelle: la Convention de Paris, la Convention de Madrid, les accords de l’Organisation Mondial du Commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

Les brevets

Le droit américain des brevets protège les inventions d’idées qui sont nouvelles, utiles et sans liens substantiels avec une œuvre déjà déposée. Il est nécessaire d’identifier l’inventeur et de remplir les conditions d’enregistrement du brevet avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du moment où l’invention est mise en pratique. Une étape d’enregistrement informelle peut précéder le dépôt officiel. Ces conditions doivent être respectées y compris pour des applications à l’étranger d’une invention américaine ou pour des applications américaines d’une invention étrangère, à moins que ne s’applique une convention de reconnaissance mutuelle.

Le America Invents Act de 2011 a substantiellement modifié les procédures de dépôt du brevet, de vérification du brevet, ou d’opposition au dépôt. Cet acte, qui est entré en vigueur le 16 mars 2013, retient le principe du “first inventor to file” (le premier qui dépose) plutôt que “first inventor to invent”. Ainsi des brevets qui ont fait l’objet d’une publicité à l’échelon mondial peuvent très bien être invalides en application de cette règle. La loi facilite également l’introduction de procédures d’opposition.

Les marques

Les marques permettent au consommateur d’identifier les biens et services. Elles ne peuvent être enregistrées que si elles sont utilisées sur le territoire américain ou si elles sont dans le commerce international américain. Une marque déposée protège l’usage antérieur et actuel de la marque, mais aucune marque ne peut être déposée sans avoir déjà fait l’objet d’une commercialisation. Les nouvelles entreprises doivent donc effectuer des recherches nécessaires avant de déposer la marque au moment le plus importun et le plus tôt possible. Une fois délivrée, la marque déposée est valable pendant 10 ans et peut être renouvelée.

Les droits d’auteur

La ratification de la Convention de Berne par les Etats-Unis a apporté plusieurs nouveautés. La protection du travail d’un auteur est effective à partir du moment où l’œuvre est achevée. Cependant, l’auteur ne peut obtenir de dommages-intérêt d’un tiers ayant agit en violation de ses droits avant d’avoir enregistré son œuvre auprès de la Library of Congress. Il ne peut que poursuivre le tiers afin d’obtenir du juge une injonction en référé. Ainsi, il est primordial pour un auteur de déposer son œuvre.

Pour les développeurs de logiciels, le droit d’auteur offre des solutions, si on sait s’en servir:

• Le Secret  Commercial.   Le dépôt de l’œuvre signifie que l’œuvre va devenir publique. Si il s’agit d’un logiciel, les auteurs peuvent limiter le risque de révéler le secret commercial en respectant les règles spécifiques relatives au dépôt d’une copie d’un code source, d’un code objet et du nombre de page de ce code. Dans certaines situations, l’auteur (ou son employeur) peut déposer une demande d’immatriculation de droit d’auteur d’un logiciel sans divulguer les secrets commerciaux.   Ce sont des procédures simples mais exigent de l’ attention aux détails.

• Brevets. La protection des logiciels (dont les logiciels en tant que service, ou “Software as a Service”) est devenue plus importante depuis le 16 mars 2013 et l’entrée en vigueur de l’American Invents  Act de 2011 (AIA).  La AIA a rendu plus difficile d’établir la brevetabilité d’un logiciel.   En plus, cette loi adopte la règle du “first to file” et étendu le champ de la notion de “prior art” (œuvre ou connaissance antérieure). Ainsi, le brevet est devenu une protection plus difficile à obtenir, ce qui a renforcé celle offerte par le droit d’auteur.

Le secret d’affaires

La common law a développé le droit aux secrets commerciaux permettant au titulaire du droit d’ester en justice pour mettre fin à une atteinte et obtenir des dommages-intérêts. Aucun dépôt n’est exigé. Cependant, l’entreprise doit s’assurer d’avoir pris les mesures de confidentialité nécessaires. Ainsi, les manuels des salariés et les accords de confidentialité signés avec les salariés ou les tiers permettent de protéger les droits de propriété intellectuelle.

Les sources de la propriété intellectuelle

Les salariés

Chaque employé peut être l’inventeur d’un nouveau produit. Les nouvelles entreprises doivent donc s’assurer que les inventions développées par les salariés soient bien la propriété de l’entreprise et soient communiquées à la direction aux fins d’évaluation, de perfectionnement et de commercialisation.

Les licences des tiers

Toutes les entreprises se procurent des licences de propriété intellectuelle auprès de tiers. Les conditions de licensing sont variables, selon le cycle commercial de l’entreprise et l’usage et les bénéfices tirés de la licence. Les contrats de licence doivent être rédigés de manière à permettre à l’entreprise de développer ses propres droits de propriété intellectuelle sans risquer d’être poursuivi, à moins qu’elle ne copie les droits du tiers.

Les acquisitions de sociétés

Les droits de propriété intellectuelle peuvent être acquis ou perdus par une fusion ou une acquisition. Les acquéreurs doivent s’assurer que la société cible ne méconnaisse pas les droits d’un tiers.

Les acquisitions de droit de propriété intellectuelle

Les sociétés achètent parfois des droits de propriété intellectuelle sans acheter la société qui a développé les droits. C’est le cas des sociétés qui vendent des logiciels et qui veulent étendre leur gamme de produits. Le paiement peut se faire en espèces ou en actions.

La gestion du cycle de vie des droits de propriété intellectuelle

La gestion des droits de propriété intellectuelle est donc un outil essentiel aux nouvelles sociétés mais aussi pour la perennité de fonds de commerce existants  Le développement, l’acquisition et la gestion des droits de propriété intellectuelle requièrent une surveillance permanente.

• Formation et Suivi Interne.  Pour protéger la propriété en permanence,  les salariés doivent être formés et des procédures « R&D » doivent être mises en place et respectées, couvrant tous les types de propriété intellectuelle.  Chaque employé bénéficierait d’une formule de « Attestation d’Invention » (Record of Invention) pour une demande préliminaire.  Un contrôle périodique est également nécessaire.

• Demandes Provisionelles et Définitives.  Les gérantes devrait exécuter un program pour le dépôt des demandes « provisionnelles » de brevet aussitôt que possible, suivi d’une demande définitive dans les 12 mois qui suivent.

• Analyse Externe.  De plus, la réalisation de due diligence et d’analyses des licences peuvent éviter les risques et faciliter le changement de contrôle de l’entreprise, sa liquidation ou sa restructuration.